基本的に特許侵害に関してはその侵害行為が行われた国の特許法が統治することになっており，米国外での侵害行為に米国特許法は適用できない。ただし，例外措置として米国特許法271(f)条がある。特許化された発明の「component（構成要素）」が米国から国外に供給され，それを含む製品が国外で組み立てられた場合には，米国特許の侵害を認めるというものだ。ここで判断が難しいのは，ソフトウエアなど無形の発明を対象とした特許の場合である。この問題が争点となった米Microsoft Corp.と米AT&T Inc.の判例を取り上げて，この短期連載の締めくくりとしたい（最高裁の資料）。
AT&Tは，Windowsのソフトウエアの一部がAT&Tの音声コーデックに関する特許を侵害したとして，米国特許法271(f)条の下にMicrosoftを訴えた。しかし，最高裁は本件に関して，一連のMicrosoftの行為は米国特許の侵害にあたらないとの判決を下した。
Microsoftでは，問題となったソフトウエアを以下の手順で作成していた。（1）Windowsのソフトウエアを記録したマスター・ディスクを米国から国外へ送付，（2）マスター・ディスクを国外で別のディスクに複製，（3）複製したディスクを用いて国外で生産されたコンピュータに国外でインストール，（4）コンピュータは国外で販売。つまり，マスター・ディスクの生産以外のすべての製造工程が米国外で行われていたのだ。
もともと米国特許法271(f)条は，1984年，Deepsouth事件の最高裁判決で明らかになった法の抜け穴を埋めるために制定された条項だ。Deepsouth事件では，被告が原告の持つ特許を利用した部品を米国外の業者に輸出し，国外の業者が最終製品に組み立てていた。最高裁は，機械全体の組み立ては国外で行われたため，米国特許権の侵害にはあたらないとした。特許侵害者が容易に責任逃れできる製造形態が示されてしまったことになる。こうした特許逃れを防ぐために米国議会は271(f)条を制定したのである。
想定を超える技術革新に法が追いつかず
制定した時点では，ソフトウエアの複製やインストールが現在のように簡単に行われることを議会が想定していたとは考えにくい。MicrosoftとAT&Tの係争において，最高裁は271(f)条を狭く解釈し，あくまでも271(f)条におけるcomponentとは有形の物を指すのであって，271(f)条は有形物しか対象としないとした。
そもそも米国特許法では，ソフトウエア・コードそのものは特許の対象にはならない。有形の媒体に記録された状態のプログラム，あるいは発明したソフトウエアで機能する有形の機械，あるいはコンピュータで実施される方法そのものが特許の対象となる。本件の場合，ソフトウエア・コードがコンピュータにインストールされ，コンピュータが音声コーデックの機能を持ってはじめて，AT&Tの特許を侵害する。最高裁は，マスター・ディスクに記録されていたソフトウエア・コードは単なる「instruction（コンピュータへの命令）」に過ぎず，271(f)条のcomponentにあたらないとした。
しかし，コンピュータは有形の部品を組み合わせただけで機能するものではなく，ソフトウエア・コードは必要不可欠のcomponentであるはずだ。その必要不可欠なソフトウエア・コードはマスター・ディスクさえあれば世界中のどこででも複製できる。マスター・ディスクを米国から供給しても，実際にソフトウエア・コードをインストールするために用いた複製ディスクは国外で作ったのだからcomponentを米国から供給したことにならない，という解釈は現実から乖離していると思われる。
いずれにせよ，この判決によって，ソフトウエア業界には特許逃れの格好の抜け穴ができたといえる。米国特許法はさまざまなシナリオを想定して書かれてはいるが，制定後の技術の進歩や事業形態の変化が大きく，想定したシナリオにあてはまらない状況が生まれてきている。
最高裁は，法律を現状に合わせるのは議会の仕事であって，裁判所の仕事ではないとしている。米国議会は時代に即した改正を行ってきてはいるが，技術革新のスピードには追いついていないのが現状だ。いずれ，271(f)条も改正を迫られることになるだろう。現行法が改正されない間は，グローバルな事業形態を採る企業では，米国だけでなく特許侵害行為が想定されるあらゆる国で特許を取得することが，発明の権利を保護する唯一の方法になるといえそうだ。
